一、前言
根据专利法第二十二条第三款的规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。
由于判断是否具有突出的实质性特点具有一定的主观性，而最大程度地排除创造性判断中这种主观因素的影响，客观地给出创造性审查的结论是我们的终极目标。为了达到这个目标，《专利审查指南》给出了判断发明是否具有突出的实质性特点的一般性方法，即通常所谓的“三步法”：(1)确定最接近的现有技术，(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。“三步法”将创造性的判断过程进行细化和标准化,以期达到尽量客观的程度。然而，除了第一个步骤中确定最接近的现有技术操作起来较为容易，争议较少之外，由于每个人的知识结构、认知水平等的差异，第二个步骤和第三个步骤中的事实认定还是会存在一些较为主观的成分，在审查实践中难以统一，往往需要针对个案具体分析，因此，存在较大的难点。
创造性评判中能否准确客观地认定区别特征、发明实际解决的技术问题，直接决定了通知书的效能以及显而易见性的判断。本文尝试从区别特征的认定、发明实际解决的技术问题出发，讨论创造性评判中如何客观地进行事实认定，做出正确的创造性结论。
二、确定发明的区别特征
《专利审查指南》规定，“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。
可见，确定最接近的现有技术之后，紧跟着就需要确定发明的区别特征。该步骤中对事实的认定越客观，后续的创造性判断才可能越准确。
【案例1】
现有技术中通过手机上的第三方备份文件应用程序帮助用户备份手机的文件，然而，其存在的问题是，要么只能在用户进入相应的应用软件的用户界面的时候才能临时扫描哪些数据文件需要备份，要么需要在安卓系统里注册服务，然后通过接收系统的广播消息来监控有哪些数据文件发生变化。上述现有的两种文件备份的方法，都不能够实现对发生变化的文件进行及时地备份。本申请提供了一种自动备份文件的方法及装置，能够及时对发生变化的文件进行备份。
该案的权利要求1如下：
1. 一种自动备份文件的方法，其特征在于，包括：
监控终端设备中的目标文件是否有变化；
若确定所述目标文件有变化，则提醒用户对所述目标文件进行备份，或者直接对所述目标文件进行备份。
对比文件1公开了一种数据备份的方法，其采用的技术手段为：电子终端预先选定进行数据备份的至少一个功能应用项目（例如通讯录、通话记录、短信息、多媒体信息、电子邮件、备忘录、日程、行程、或任务等），实时检测存储的所述功能应用项目对应的数据的变化量是否达到预设的阈值，对达到所述阈值的功能应用项目对应的数据进行备份，进一步地，电子终端进行数据备份之前还可以向用户提供提示信息。
在实质审查阶段，我们主要的审查对象是权利要求，因此，对创造性进行判断之前需要首先正确认定权利要求中的事实并对权利要求的保护范围进行准确的界定。
对于本案的权利要求1中限定的“监控终端设备中的目标文件是否有变化”该如何理解存在两种看法。一种理解是该权利要求并没有清楚界定什么是有变化，从而要求了一个比较大的保护范围，有变化可以是有一点点变化，也可以是变化达到一定的程度，而对比文件1公开的实时检测数据的变化量是否达到预设的阈值属于目标文件有变化的一种情况，落入了权利要求1的保护范围内，从而可以破坏权利要求1的新颖性。另一种理解是从发明构思上看，本申请要解决的技术问题是要能够及时对发生变化的文件进行备份，因此，申请人的本意是通过监控终端设备中的目标文件，一旦发生变化则进行后续备份操作。
对于如何确定一项权利要求的保护范围，《专利法》第59条第1款规定了：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求的内容”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2010年1月1日起施行）第2条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定《专利法》第59条第1款规定的权利要求的内容”；第3条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定”。
从上述规定可知，确定专利权的保护范围主要从两个方面考虑，一是权利要求本身记载的内容，二是说明书和附图可以辅助确定专利权的保护范围。显然，上述的第一种理解并没有考虑说明书的内容，只是从字面上理解权利要求的意思，机械地进行特征对比，而没有结合说明书中记载的发明所要解决的技术问题，所采用的技术手段以及所达到的技术效果去理解发明实际的保护范围，导致对权利要求的解读不客观，申请人收到这样的通知书意见，必然会认为对比文件1和本申请的发明构思不一致而不能对这样的审查意见感到信服，而且一旦申请人修改权利要求，加入新的技术特征对权利要求进行限定，则审查员需要修改审查意见，由新颖性改为评述创造性，这样相当于浪费了一次通知书，不利于审查效能的提高。
如果我们客观地解读权利要求，根据说明书的记载，本申请的技术构思正是考虑到现有技术中的文件备份方法都不能及时对发生变化的文件进行备份，而提出了自动备份文件的方法，采用的技术手段是在终端设备的后台监控终端设备中的目标文件是否有变化，若确定所述目标文件有变化，则提醒用户对所述目标文件进行备份。也就是说，权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征在于：本申请中只要确认目标文件有变化就提醒备份或直接进行备份，而对比文件1中当目标文件的变化量达到预设的阈值才进行备份。
对于本申请和对比文件1中的事实认定一定要客观，结合说明书来体会发明构思，认定权利要求中的事实。从发明构思的整体出发，避免机械地进行特征对比，站在申请人的角度去考虑什么样的审查意见申请人比较能接受，这样发出的审查意见才能让申请人信服，从而节约通知书次数，提高审查效能。
三、确定发明实际解决的技术问题
审查指南规定，“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。
发明实际解决的技术问题的认定对于创造性判断的第三步骤中结合启示的判断非常重要，是正确得出结合启示的前提。
【案例2】
现有技术中包含一种具有压力感测功能的压力感测式键盘，在多个按键的下方增设压力感测模块，用以感测多个按键被使用者以何种压力触压，而压力感测式键盘预设有预设压力，当按键被以小于预设压力的压力触压时，压力感测式键盘则输出第一信号，使计算机执行对应于第一信号的第一指令。而当按键被以大于预设压力的压力触压时，压力感测式键盘则输出第二信号，使计算机执行对应于第二信号的第二指令。举例来说，当使用者以小于预设压力的第一压力触压A键时，应用程序中会显示以小写表示的a文字。而当使用者以大于预设压力的第二压力触压A键时，应用程序中会显示以大写表示的A文字。这种压力感测式键盘存在的问题是，第一次使用它的用户无法判断施加于按键上的压力是否大于该预设压力，也就无法判断他们触压的按键将会使计算机执行哪一指令。本申请提出了一种具有辨识压力大小功能的压力感测式键盘。
该案驳回决定中针对的权利要求1如下：
1. 一种压力感测式发光键盘，其特征在于：包括：
底座；
多个按键，位于该底座上方，且每一按键以一压力被触压而输出信号；
薄膜开关电路，设置于该底座与该多个按键之间，且该薄膜开关电路包括压力侦测电路，该压力侦测电路用以侦测应该压力而产生的触压强度电压；
发光模块，设置于该底座与该多个按键之间，用以产生第一光束或第二光束；以及
控制单元，连接于该薄膜开关电路以及该发光模块，用以根据该触压强度电压而判断该压力的强度，并根据该压力的强度而使该发光模块输出该第一光束或该第二光束。
对比文件1公开了一种可编程多输出压力感测式键盘，包括底座42，多个可按压按键28，薄膜片设置在底座和多个按键之间，当按键其中之一被用户敲击，在压力感测电阻开关44上施加按键敲击压力F，压力感测电阻开关44根据其上的压力F发送电输出信号X，参见图1，对于按键压力的大小不同具有不同的预定方式。
图1 对比文件1中对于按键压力大小的不同预定方式
审查员在驳回决定中认定权利要求1与对比文件1的区别技术特征为：包括发光模块，设置于该底座与该多个按键之间，用以产生第一光束或第二光束；控制单元，连接于该发光模块，并根据该压力的强度而使该发光模块输出该第一光束或该第二光束。基于该区别技术特征，权利要求1实际要解决的技术问题是根据按键的压力如何提供光反馈给用户。
对比文件2公开了一种可以调整发光颜色的发光键盘，光源模块12设置于按键部分和底座之间，光源12包括光引导板120以及设置在光引导板120周边的灯，灯121包括不同光颜色的第一光源122和第二光源123，控制单元通过光控制单元触发，输入光控制信号来调整发光键盘的颜色。
审查员进一步认定上述区别技术特征已经被对比文件2公开，且其在该权利要求中所起的作用与其在对比文件2中所起的作用相同，都是用来根据不同的控制信号发出不同的光束，也就是说对比文件2给出了将上述技术特征用于该对比文件1以解决其技术问题的启示，从而权利要求1不具备创造性。
在复审程序中，合议组认为，权利要求1实际解决的技术问题是如何向用户提供一种显示出用户敲击力度大小的提示信息，以使得用户在使用压力感测式键盘时了解自己输入的敲击力度的大小。而对比文件1中公开的压力感测式键盘，用户用不同力度敲击键盘后，微处理器52根据输出信号X的大小将其对应于S1，S2，S3三种压力模式的输出信号，其中，S1指示了用户轻按，为误操作，不进行字符输入，S2指示了用户中度按压，输入被按压按键对应的小写字符，S3指示了用户重按，输入被按压按键对应的大写字符/粗体字符/下划线字符。可见，对比文件1仅给出了不同的按压力度对应不同的字符信息输入的技术启示和教导，而没有给出将施加在每一按键上的不同按压力度显示给用户的技术启示或教导。同时，对比文件2的可调整背光的发光键盘是通过在键盘上调节背光的颜色、亮度，以达到键盘背光能够适应不同的使用环境/不同的用户的技术效果，并未公开根据用户按压键盘的压力大小对键盘背光进行调节，也未给出根据用户按压键盘压力的不同进行键盘背光设置的技术启示。因此，该权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步。
通过对比驳回决定中的意见和复审决定，可以发现，实审程序中，审查员认为，本申请请求保护一种具有辨识压力大小功能的压力感测式键盘，对比文件1公开了一种压力感测式键盘，其用来感测用户触压的力量的大小，而为了把按压的结果显示出来，本领域技术人员有动机对对比文件1的技术方案进行改进，将对比文件2中的技术手段结合于权利要求1中，也就是根据用户按压键盘压力的不同输出不同颜色的光束对用户进行提示。审查员的这种事实认定带入了一个主观的前提条件：正是由于审查员认为需要把用户按压的结果显示出来是本领域的公知常识，因此才会认为权利要求1实际要解决的技术问题是根据按键的压力如何提供光反馈给用户。而实际上，通过前面的分析，我们知道对比文件1仅仅公开了不同的按压力度对应不同的字符信息输入，而用户在使用该压力感测式键盘时，是知晓该键盘的各个受力模式中的敲击力大小的，并不存在把用户按压的结果显示出来的需要。而对比文件2中调整键盘背光的颜色/亮度的目的在于使得键盘背光可以满足不同的键盘使用环境/不同的用户，并未给出将其与对比文件1进行结合的启示。
在审查实践中，审查员往往在找到相近的对比文件后，发现技术特征已经分别被不同的对比文件公开，从而在直觉上认为本申请的发明点不够高，在结合启示的认定上容易带入主观因素，将技术问题手段化，从而在之后的结合启示认定中得出不正确的结论。本案中，如果在确定实际解决的技术问题时带入了技术手段，很容易想当然地认为其实际解决的技术问题是根据按键的压力如何提供光反馈给用户。然而，根据《专利审查指南》的规定，“根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。技术问题的确定，需要考虑区别技术特征在发明整体中所能达到的技术效果，而不是区别技术特征本身所能达到的技术效果，在这个步骤中不能带入主观的前提作为公知。
创造性判断过程中，无论是对本申请还是对比文件，都需要从整体上进行考量，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
四、小结
一件发明，从技术问题的产生，到技术方案的构思和实现，都凝聚着发明人的智慧创造。在“三性评判”为主线的全面审查理念下，正确体会发明构思，准确把握发明实质，能够帮助我们客观确定权利要求的保护范围，立足于权利要求和对比文件技术方案的客观事实，避免只看特征而忽略了整体，这样，我们在审查过程中才能更好地整体把握案件走向，客观运用审查标准，得出客观、准确的审查结论。
作者简介：
叶璇，硕士，2014年7月入湖北中心,电学部计算机应用一室,助理研究员。